实务研究丨外观专利侵权的应对方法

 随着经济社会的发展，消费者在购买商品过程时，不仅关注产品的质量，具有美感或者设计感的产品更能得到消费者的青睐。在遇到某款产品销售火爆后，很多厂商在利益驱动下进行仿制销售。而有些情况下，也有可能是产品设计人员在设计产品过程中，不自觉的应用了某些同款产品比较好的设计元素，或者因机缘巧合而设计出与他人外观设计专利相同或者近似的产品。待产品上架销售后，外观设计专利的权利人发现就会引发外观专利侵权诉讼，作为应诉方通常能采用哪些应对方法呢？

根据专利法的相关规定，外观设计专利侵权行为包括：未经专利权人许可，为生产经营目的的制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品的行为。相对发明专利权和实用新型专利权的侵权行为而言，外观设计专利权的侵权行为不包括对外观设计专利产品的使用行为。

实务中，难以辨认的是，采购侵犯外观专利权的产品作为零部件，用于制造另一产品并销售的，该行为属于对外观专利产品的使用行为还是销售行为？显然，如果是使用行为，则不存在外观专利侵权的问题；而如果认定为销售行为，则可能存在侵权问题。一般认为，如果该零部件属于另一产品在正常使用状态下无法被看见的内部结构，则该行为属于对外观设计专利产品的使用行为，不宜认定为销售行为，不构成专利侵权。

在遇到外观设计侵权指控时，首先应当对权利的有效性进行确认，在确认权利有效后，还应对确认被控侵权产品是否落入外观专利权的保护范围。外观专利权的保护范围以图片或者照片中该产品的外观设计为准。因此，外观设计专利权侵权的认定应对考虑如下因素：

1）外观权利侵权的比对对象。确定外观设计专利权的侵权比对对象应当是被控侵权产品与外观设计的图片或者照片显示的外观设计，并非专利权人的产品与被控侵权产品的比对。

2）被控侵权产品应当与外观设计的载体产品属于相同或者相近的类别。如果被控侵权产品与外观设计专利产品不属于同类产品的，显然是不构成侵犯外观设计专利权的。实践中需注意的是，外观设计专利产品面对的是普通消费者，以普通消费者的眼光，如果被控被控侵权产品与外观设计专利产品类别相近、形状相同、用途与功能相同或重叠，在消费者眼中产生相同的美感效果，从公平角度出发，也应该认定为类似产品，可以进行侵权比较。同样的理由，判断是否是同类产品，产品划分标准不能仅仅依据《国际外观设计分类表》，而应当根据被控侵权产品与外观设计专利产品商品分类的惯例与规律。只要根据消费者眼光，两种产品属于同一类或者同一种，就可以进行侵权比较。

3）判断主体和判断方法。前面说过，外观专利侵权判断的主体是普通消费者，要求其对相关行业的外观设计及常用设计手法有常识性了解，并且具有一定的分辨力，但不会注意微小变化。普通消费者通过整体观察，综合判断的方式，从外观设计的整体出发，如果被控侵权产品与外观设计仅存在细微差别，在普通消费者的眼中不易察觉或者不影响整体效果，两者就是相似的产品；反之，如果两个被控侵权产品与外观设计仅在个别元素上相同，主要构成元素不相同或不相近似，整体效果有明显的差别，不会引起混淆，则不构成相似性。

即便确认被控侵权产品落入外观设计专利权的保护范围，也并非意味着要承担侵权责任。常用的抗辩事由包括现有设计抗辩、先用权抗辩和合法来源抗辩。

1.现有设计抗辩

现有设计抗辩的比对对象是被诉侵权设计与现有设计。该现有设计指的是现有设计文件中所展示的产品设计，包括图片、照片或者实物上能够确定的产品外观。

被诉侵权人一般只能援引一项现有设计来主张现有设计抗辩，而不能援引几项现有设计的组合来主张现有设计抗辩。但是，允许被诉侵权人以一项现有设计与惯常设计的简单组合来主张现有设计抗辩。如果被诉侵权人提供了多份对比文件分别主张现有设计抗辩的，则应逐一审查各份对比文件分别是否构成现有设计抗辩。

2.先用权抗辩

先用权是指在专利申请日前已经制造相同产品或者已经做好制造的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造的，不视为侵犯外观设计专利权。先用权抗辩比对对象系被诉侵权产品与在先产品，判断两者是否属于相同产品。该处相同产品并不要求被诉侵权产品与在先产品完全相同，只要两者与涉案专利外观设计相对应的设计部分相同即可。在先产品要求已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件，或者已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

基于在先产品的权利，被诉侵权人仅可在外观专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。并且，先用权也不能单独转让或许可他人实施，除非连同原有企业一并转让或者承继。而且，在先产品所采用的设计应是先用权人自己独立研发完成或者以合法手段从独立研发完成者处取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。

3. 合法来源抗辩

合法来源抗辩是指为生产经营目的许诺销售、销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能够证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。需要注意的是，即使在合法来源抗辩成立的条件下，被诉侵权人仍构成侵权，应当承担停止侵权的民事责任，仅是不承担赔偿责任，仍应承担合理开支的赔偿责任。合法来源抗辩的要件包括被诉侵权人主观上善意，以及被诉侵权产品是通过正常商业方式取得。主观善意要求被诉侵权人对许诺销售、销售的产品系专利侵权产品实际不知道并且不应当知情。通过正常商业方式取得被诉侵权产品要求被诉侵权人能够应当提供符合交易习惯的相关证据。

如果最终认定自己的产品确实落入了外观设计专利权的保护范围，并且也没有相关的抗辩事由，那么需要对涉案专利提出无效申请，起到“釜底抽薪”的效果，从根本上解决问题。通过对现有设计的检索，找到相同或者相近的现有设计，将涉诉外观设计专利与现有设计或者现有设计特征的组合相比，宣告涉诉专利权的无效。

如果认为涉案的外观专利权与自己在先取得的其他合法权利相冲突，也可以选择以权利冲突为由提起无效请求。